인도네시아에는 두 개의 이케아(IKEA)가 존재한다. 우리가 아는 DIY(조립식) 가구 브랜드 ‘이케아’ 외에 인도네시아 토종 브랜드인 ‘이케아’도 있다.
이케아는 2010년 인도네시아에 ‘IKEA’라는 이름으로 상표 등록을 마쳤지만, 그로부터 3년동안 해당 브랜드를 사용하지 않자 인도네시아 대법원(MA)은 해당 상표에 대한 보호 기간이 만료된 것으로 판단하였다.
그 사이 현지 등나무 가구 업체 라타니아 카툴리스티와(PT Ratania Khatulistiwa)는 등나무 산업을 의미하는 ‘인탄 카툴리스티와 에사 아바디(Intan Khatulistiwa Esa Abadi)’라는 말의 약자 ‘IKEA’를 상표로 등록하면서 소유권 분쟁에 휘말리게 되었다.
또 다른 사례도 있다. 차차(Cha-Cha) 초콜릿으로 유명한 델피(Delfi)가 인도네시아 최대 제과업체 마요라 인다(PT Mayora Indah Tbk)의 자회사와의 상표권 소송에서 패소한 바 있다.
이처럼 인도네시아 현지 기업들이 글로벌 브랜드를 마치 자기들 것인냥 사용하고 이를 통해 해외 진출까지 꾀할 수 있었던 이유는 무엇일까? 바로 인도네시아 상표법의 허점과 지역 별로 규정이 다른 점을 악용하고 있기 때문이다.
지나치게 일반적인 이름은 지양할 것
인도네시아 지적재산권 전문 변호사 제크리니우스 하시홀란 시라잇(Jekrinius Hasiholan Sirait)은 외국 기업이 인도네시아 기업과의 상표 분쟁에서 ‘패소’하는 이유가 ‘너무 일반적인’ 이름은 상표화할 수 없기 때문이라고 밝혔다.
그는 이탈리아 명품 브랜드 ‘프라다(PRADA)’와 법적 분쟁을 벌인 PT 망갈라 푸트라 퍼르카사(PT Manggala Putra Perkasa)측의 변호인으로 활약했으며, 독일 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)와 현지 해충제 제조업체 간의 상표권 소송에 참여하면서 유명해진 인물이다.
‘차차’ 상표권 분쟁을 놓고 봤을 때 ‘차차’라는 단어는 본래 쿠바 춤에서 유래된 단어인데다가, 지난 수십 년 동안 인도네시아에서 호칭으로 널리 쓰였다는 점이 현지 기업에 유리하게 작용했을 것으로 추정해볼 수 있다. 프라다의 경우에도 ‘바틱 프라다(batik prada)’라는 인니 브랜드가 있다는 점에서 상황은 유사하다.
상표등록 기간도 중요한 요소로 작용한다. 만약 현지 시장에서 장기간 등록된 상태의 브랜드라면 타브랜드의 상표권을 침해했다는 소송을 제기하는 게 어려운 것이 현실이다. 결론적으로 인도네시아에서 오랫동안 유지된 브랜드라면 인정해 달라는 억지 논리다.
제크리니우스는 해당 상표가 현지에서 5년이상 등록 상태를 유지한 경우 현지 기업의 악의적 의도성을 입증하지 않는 한 소송을 제기해도 승소하기 어렵다고 설명했다.
현지 브랜드 소유자가 세금 납부를 충실히 이행했는지 여부도 의도성을 판단하는 기준이 된다. ‘푸마앤꾸찡 믈롬팟(PUMA & Kucing Melompat)’의 경우 1990년 상표를 등록한 이래 현재까지 단 한 번도 세금 규정을 위반하지 않았다는 점이 소송 과정에 유리하게 작용했다.
물론 현지 기업이 매번 승소하는 것은 아니다. 제크리니우스는 “항소심 과정에서 재판부의 판단이 달라지는 경우도 있었다”고 말했다.
수라바야에서 활동하는 법률 전문가 마이클 위자야(Michael Wijaya)는 푸마앤꾸찡 믈롬팟 사례처럼 글로벌 브랜드와 산업 영역이 다른 경우 현지 기업의 승소 가능성이 크다고 밝혔다. 스포츠 브랜드와 모기퇴치제는 시장 자체가 다르다는 것이다.
먼저 등록하는 쪽이 임자
지식재산 전문가 아궁 인드리얀토(Agung Indriyanto)는 인도네시아는 ‘상표 및 지리적 표시법에 관한 제 20/2016호’에 따라 브랜드의 전통적•비전통적 요소를 공히 보호하고 있다고 설명했다
상표법 상의 이미지, 로고, 이름, 단어 및 문자는 전통적 브랜딩 요소로 분류되며 색상 배열, 3D 형태, 사운드, 홀로그램 등은 비전통적 요소에 해당된다.
해당 법령은 상표 기본법 제 15/2001호의 개정안으로 이전에 실질심사 후 상표권을 공표하던 방식에서 실질심사 전에 상표권을 공표하도록 변경되었다. 이의 신청과 상표권 실질심사를 동시에 진행할 수 있도록 하기 위함이다.
현행법 상 이미 존재하는 글로벌 브랜드라 할 지라도 인도네시아에서 현지 기업이 먼저 상표 등록을 했다면 해당 브랜드는 사용이 가능하다. 만약 현지 기업의 악의적 의도성을 입증할 수 있다면 얘기는 달라지지만 쉽지 않다.
세계지적재산권기구(WIPO)에 따르면 국가 또는 상표등록 지역 사무소에 등록비를 지불하면 상표 보호를 받을 수 있다. 글로벌 브랜드가 상표 보호를 받기 위해선 두 가지 옵션이 있다. 국가별로 상표를 등록하거나 WIPO의 마드리드 시스템을 이용하는 것이다.
마드리드 시스템은 세계 각국에서 등록받은 상표권을 국제등록부에 의해 일원적으로 관리할 수 있게 하는 해외에서의 상표권 보호를 위한 원스톱 국제상표출원시스템이라 할 수 있다. 마드리드 시스템에 상표를 등록하면 인도네시아를 포함해 130개국에서 해당 상표권을 보호 받을 수 있다.
실제 동일한 브랜드가 한 시장에서 공존하는 것은 상대적으로 드문 일이긴 하지만 기업은 이러한 위험성에 대비할 수 있어야 한다. 이 경우 ‘상표공존동의제도’를 통해 각자의 상표를 보호하는 동시에 시장에서 공존할 수 있다는 기준에 동의해야 한다.
WIPO는 사업 당사자들이 시장경쟁 및 독점금지 규정을 인지할 것과, 소비자에 혼돈을 일으킬 수 있는 정도의 유사 상표에 대해 해당국의 법원이 시장 경쟁에 해를 끼친다는 취지의 판결을 내일 수 있음을 강조하고 있다.
인니투데이 경제부
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